EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA
Expediente No. 12-7841.
Parte actora: CONVENTRY CHEMICALS LIMITED, Sociedad Mercantil Venezolana Williams Pearson de Venezuela C.A., debidamente inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 16 de abril de 1997, bajo el N° 73, Tomo 107-A-Qto.
Apoderados judiciales: Abogados NELXANDRO ROMAN SÁNCHEZ M. VERÓNICA TERRERO, MANUEL POLANCO, MARIA ELENA TERRERO y JOSÉ FERMIN, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 39.341, 15.916, 18.109, 70.954 y 49.521, respectivamente.
Parte demandada: ALFONSO RUIZ AMIGO C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Séptimo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, anotado bajo el N° 13, Tomo 246-A VII, en la persona de ALFONSO RUIZ AMIGO y ADRIANA HIELEN VERACOECHEA DE RUIZ, venezolanos, mayores de edad, y titular de la cédula de identidad números V-5.541.329 y V-9.098.147, respectivamente, en su carácter de administradores de la referida sociedad.
Apoderados Judiciales: Abogados LUIS HERNÁNDEZ, RUBEN ELÍAS RODRÍGUEZ y LUIS MARTINEZ, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 65.412 y 75.439, respectivamente.
Motivo: Daños y Perjuicios.
Capítulo I
ANTECEDENTES
Compete a esta Alzada conocer del recurso procesal de apelación interpuesto por el Abogado JOSÉ FERMIN, en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil CONVENTRY CHEMICALS LIMITED, contra la sentencia dictada en fecha 08 de diciembre de 2011, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, que declarara: sin lugar la impugnación de la cuantía; sin lugar la solicitud de “dejar sin efecto” la decisión del Tribunal que consideró como no presentado el escrito de promoción de pruebas de la parte actora; con lugar el alegato relativo a la falta de cualidad activa de la empresa CONVENTRY CHEMICALS LIMITED para sostener aisladamente el presente juicio únicamente en lo que respecta al pago de una indemnización de daños y perjuicios causados en la esfera particular de un tercero, como lo es la empresa Licenciataria WILLIAMS PEARSON DE VENEZUELA C.A.; que la marca Creolina es propiedad de la empresa CONVENTRY CHEMICALS LIMITED, según Certificado de Registro F-42.134 del 21 de agosto de 1962, inscrita ante el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI); sin lugar la pretensión relacionada con el USO INDEBIDO DE LA MARCA, en tanto y en cuanto no está probado en el expediente la referida infracción marcaria; sin lugar la demanda de daños y perjuicios intentada por la empresa CONVENTRY CHEMICALS LIMITED, contra la empresa ALFONSO RUIZ AMIGO C.A., al no probar el uso indebido de la marca; eximiendo de costas a las partes dada la naturaleza del fallo.
Por auto de fecha 28 de marzode 2012, se fijó el vigésimo día de despacho siguiente para que las partes presentaran sus informes, contando que en fecha 23 de mayo de 2013, ambas partes hicieron uso de tal derecho.
No hubo observaciones.
Encontrándose la presente causa en estado de dictar sentencia, la cual no pudo ser proferida en su debida oportunidad dada las diversas materias que conoce este Tribunal, se procede a emitir en base a las consideraciones que serán explicadas infra.
Capítulo II
SINTESIS DE LA CONTROVERSIA
Mediante escrito presentado por ante el Tribunal de la causa, la representación judicial de la parte demandante entre otras cosas alegó:
Que el producto comercializado bajo la marca CREOLINA para distinguir un “desinfectante y antiséptico que es utilizado para la limpieza en general, agropecuario, veterinario y doméstico” es formulado, envasado y comercializado en Venezuela desde hace más de 30 años por la licenciataria de CONVENTRY CHEMICALS LIMITED, valga decir, la empresa WILLIAMS PEARSON DE VENEZUELA C.A., cuyo uso se basa en la suscripción de un “Contrato de Licencia de Uso” de fecha 28 de agosto de 2001, presentado ante el SAPI el 04 de junio de 2002, forma FM-07 N° 03523, anotado en los Libros que para tales efectos lleva el SAPI el 10 de octubre de 2005.
Que con la marca CREOLINA, coexisten otras marcas como VENSOLINA para un producto que está orientado a cumplir una función similar y cuya composición está conformada por elementos químicos similares, aunque éstos no poseen los mismos estándares de calidad, siendo que el producto comercializado con la marca VENSOLINA es fabricado, envasado y comercializado por la sociedad mercantil ALFONSO RUIZ AMIGO C.A., y desde que entró al mercado venezolano, se comercializa en una lata de forma rectangular contentiva de 500 cm 3 y se destaca en su presentación comercial con una franja amarilla en la parte superior donde se sobrepone la marca VENSOLINA en color rojo y una franja blanca un poco más grande en la parte inferior; empero, desde el lanzamiento de la marca VENSOLINA en el 2002, se ha incorporado de mala fe la marca CREOLINA en sus envases.
Que el uso no autorizado de la marca CREOLINA constituye una violación del derecho de propiedad industrial, y que en la primera oportunidad que observaron por parte de la infractora el uso ilegal de la marca, su licenciataria advirtió a la parte demandada para que procedieran a eliminar o suprimir el uso de la marca.
Que luego de transcurrido cinco (05) años, la infractora volvió a incorporar dentro de la presentación comercial del producto VENSOLINA una alusión directa a la marca CREOLINA, destacando de manera protagónica y con una clara intención de confundir el uso de esta marca, siendo que, la sola reproducción de la marca CREOLINA en el envase del producto comercializado como VENSOLINA constituye una violación del derecho de su representada, concluyendo que es precisamente de allí que radica el daño que se le está ocasionado a su representada.
Que de manera no autorizada, y por tanto unilateral, la infractora ha decidido incorporar alevosamente en una posición privilegiada y con la intención de obtener un beneficio económico que de otra manera no hubiese obtenido con su propio producto, la palabra CREOLINA en la parte de su empaque, siendo que, con esto se pierde el poder distintivo de esa marca para distinguir única y exclusivamente los productos elaborados por su representada.
Que desde hace más de cincuenta (50) años, su representada ha realizado los más importantes esfuerzos para que la marca no se vulgarice, pues tiene la más firme intención de evitar la pérdida del poder distintivo del signo CREOLINA, pero se corre el riego de que se produzca la vulgarización de la marca con la ilegítima actuación de la infractora, al utilizar la palabra CREOLINA en el envase de su producto.
Que cuando se infringe una marca, no existe una pérdida, destrucción o desposesión de una cosa que se transforma total o parcialmente inutilizable; y por ende, la infracción de una marca no consiste en la destrucción del producto o el servicio por el cual figura la marca, sino que los actos de vulneración del derecho de propiedad industrial en general se traducen en el uso de dichos activos intangibles sin autorización de su propietario.
Que aprovecharse de la marca CREOLINA ha hecho más fácil a la infractora entrar en el mercado y ahorrarse el esfuerzo que representa darse a conocer en dicho mercado; además de que se configura un engaño al consumidor, confundiéndolo y aprovechándose al mismo tiempo del prestigio de la licenciataria en su propio beneficio.
Que el uso que hace la infractora daña la reputación y el prestigio de los productos comercializados por la licenciataria, lo cual representa pérdidas económicas derivadas como resultado directo de ese uso ilegal, además de la frustración de negocios que se traducen en la ganancia que ha dejado de obtener la licenciataria como consecuencia de la violación del derecho de exclusividad que tiene sobre la marca CREOLINA.
Que el uso a título de marca que hace la infractora del signo CREOLINA ha tenido el firme propósito de distinguir su producto VENSOLINA, lo cual no ha sido casual, esporádico, circunstancial o necesario, sino que ha sido utilizado para que el público consumidor inequívocamente lo identifique.
Que las características relacionadas con el impacto visual, singularidad, buena visibilidad, aprovechamiento de las partes claves como soportes de la información, atracción, carisma, valor señalético y vehículo de identidad corporativa hacen del signo infractor un excelente medio de identificación como marca, al punto de sobrepasar la intensidad de la marca VENSOLINA.
Que el Juez que conozca de la demanda por infracción marcaria debe partir de la presunción del daño, ante la imposibilidad probatoria de determinarlo, siendo que, tanto la doctrina como la jurisprudencia comparada han establecido distintos criterios para determinar el monto del daño, entre ellos el relativo al beneficio del infractor causado por la infracción.
Que el Tribunal puede utilizar como elementos probatorios para determinar el daño causado a la marca CREOLINA, el monto obtenido por la venta de sus productos después de iniciada la infracción de la marca, así como el monto obtenido por la infractora en la marcación de tales productos.
Que se deberá considerar como criterio para determinar el daño cuya indemnización se está reclamando, el monto de la inversión en la cual incurrió su representada y su licenciataria para comercializar su producto CREOLINA.
Que por todo lo antes expuesto, proceden a demandar a la sociedad mercantil ALFONSO RUIZ AMIGO C.A., en la persona de los ciudadanos ALFONSO RUIZ AMIGO y ADRIANA HIELEN VERACOECHEA DE RUIZ, para que convengan, o en su defecto, así lo declare el Tribunal, en lo siguiente:
“PRIMERO: Que la marca CREOLINA es propiedad única y exclusiva de su representada;
SEGUNDO: Que Alfonso Ruiz Amigo C.A., así como sus filiales y subsidiarias, violaron los derechos marcarios que su representada ostenta sobre la marca CREOLINA (…).
TERCERO: Se condene a Alfonso Ruiz Amigo C.A., a pagar a nuestra representada los daños y perjuicios que por la infracción marcaria por ella cometida se le causó al patrimonio de su representada, la cual será determinada durante la instrucción del proceso. Pero esta indemnización que deberá pagar Alfonso Ruiz Amigo C.A., a nuestra representada nunca será inferior a la cantidad de tres millones de Bolívares (Bs. 3.000.000,00). Solicitamos la indexación o ajuste por inflación de la suma que acuerde ordenar este Tribunal.
CUARTO: Se condene a Alfonso Ruiz Amigo C.A., así como a sus filiales o subsidiarias a pagar las costas y costos del presente proceso judicial”.
DE LA CONTESTACION
La representación judicial de la parte demandada, previa a cualquier otra consideración, procedió a rechaza la cuantía del asunto por considerarla exagerada, alegando que se estimó de manera arbitraria y caprichosa, pues dicho monto no se sustenta en ningún cálculo que haga razonable la fijación del interés principal en la cantidad de tres millones de bolívares (Bs. 3.000.000,00).
Que el objeto de la demanda es el pago de una indemnización de daños y perjuicios derivados del uso indebido de la marca CREOLINA, siendo que, éstos han debido especificarse según el ordinal 7 del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil.
Que el Tribunal debe determinar la cuantía del asunto en la cantidad de tres mil unidades tributarias (3.000 UT), a fin de que siga conociendo del presente juicio, con base en la cuantía mínima requerida para determinar su competencia.
En otro orden de ideas, sostuvieron que, según las afirmaciones de la demandante, es a la empresa WILLIAM PEARSON DE VENEZUELA C.A. a quien supuestamente se le han causado los daños reclamados, razón por la cual es evidente que la empresa CONVENTRY CHEMICLAS LIMITED no tiene cualidad para sostener aisladamente la presente demanda.
Que la empresa COVENTRY CHEMICALS LIMITED no podía demandar sin el concurso de la empresa WILLIAM PEARSON DE VENEZUELA C.A., en tanto que ha debido integrar con ella un litis consorcio activo necesario dada la argumentación expuesta en el libelo de la demanda, pues, en ella se le atribuye a ésta última la condición de víctima respecto a los daños en que se fundamenta la acción. Por esta razón, solicitó a este Tribunal, se sirva declarar la falta de cualidad activa de la empresa COVENTRY CHEMICALS LIMITED para sostener la presente demanda.
En cuanto al fondo del asunto, negó, rechazó y contradijo los hechos alegados en la demanda, así como el derecho invocado por la empresa COVENTRY CHEMICALS LIMITED, con base en los siguientes argumentos: i) porque la empresa ALFONZO RUIZ AMIGO C.A., ha hecho uso de su legítimo derecho a comercializar la marca VENSOLINA, la cual ha sido registrada en el Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial (SAPI); ii) porque es falso que en la comercialización de la marca VENSOLINA se esté usando sin autorización la marca de la empresa CONVENTRY CHEMICALS LIMITED, pues, en realidad de lo que se trata es que la expresión CREOLINA ha sido un término vulgarizado desde hace muchísimos años no solo en el mercado nacional de productos desinfectantes y antisépticos, sino también en el mercando internacional de productos similares; y iii) porque la empresa ALFOLZO RUIZ AMIGO C.A., no ha causado daños ni perjuicios a la empresa COVENTRY CHEMICALS LIMITED, y ello no puede derivarse de la sola comercialización de la marca VENSOLINA y mucho menos de la vulgarización que ha adquirido en el mercando nacional la expresión CREOLINA para identificar a este tipo de productos desinfectantes y antiséptico en cuya composición química esté presente la creasota.
Que la empresa ALFONZO RUIZ AMIGO C.A., ha hecho uso de su legítimo derecho a comercializar la marca VENSOLINA, que no es otra cosa sino un germicida de alto poder antiséptico que actúa destruyendo las bacterias y gérmenes, razón por la cual su uso ha sido recomendado en granjas avícolas, porcinas, caballerizas, perreras, baños, letrinas, hospitales, etc.
Que en la composición química del producto VENSOLINA se encuentran presente los siguientes elementos: (i) aceite de creosota 73%; (ii) solventes alifáticos 9%; (iii) estabilizantes 5%; (iv) jabones 6%; y (v) productos inertes csp 6%.
Que la creosota es un aceite viscoso que se obtiene por destilación del alquitrán de madera, razón por la cual existe una íntima relación entre la creosota y este tipo de productos desinfectantes, la cual puede ser identificada mediante el olor característico del alquitrán, el cual, a través de un proceso de destilación fraccionada ha hecho posible la elaboración de estos productos de limpieza.
Que cualquier mezcla líquida de cresolatos y cresi sulfanatos de sodio utilizada como desinfectante se puede identificar con los productos de limpieza antisépticos que existen en el mercado nacional como en el caso de la VENSOLINA que es un desinfectante de alto poder antiséptico.
Que la creosota es un compuesto químico derivado del fraccionamiento de alquitranes procedente de la destilación del carbono graso (hulla), libre de cualquier mezcla de aceite del petróleo y formada esencialmente de fenoles biatómicos, monovalentes (alquilos), cuyos principales componentes son el guayacol y cresol de la hulla de donde se obtiene otro tipo de creosotas.
Que la creolina fue descubierta en el siglo XIX, reconocida mundialmente como un desinfectante natural a base de fenoles de uso doméstico, veterinario e industrial que es utilizado para la destrucción de gérmenes nocivos para la salud y también como desodorizante para eliminar malos olores.
Que es una solución homogénea de olor característico (fenolito) sin sedimentos o cuerpos extraños, solubles en agua de color ámbar oscuro que a temperatura menor de 45ºC debe ser traslucida sin apariencia turbia.
Que la expresión creolina constituye un nombre genérico para desinfectantes cuya composición varía de acuerdo a la procedencia de su principal componente activo (fenoles), aceite neutrales de alquitrán de hulla, jabones y agua.
Que la creolina está clasificada como un desinfectante genérico de gran poder antiséptico y de uso universal, por lo que, desde el punto de vista constitucional, no es posible establecer un monopolio en la comercialización de este tipo de desinfectantes genéricos, y muchos menos cuando la expresión creolina se ha vulgarizado en el mercado nacional de productos de limpieza.
Que esta vulgarización no ha ocurrido solamente en el mercado nacional, también ha sucedido a nivel internacional, pues, existen infinidades de marcas de creolina que son utilizadas como desinfectantes antisépticos de carácter genérico, como los casos de la creolina maravilla en Colombia; la creolina triple en Perú; la creso creolina en Ecuador; o el fluido desinfectante especial en Argentina.
Que en todos esos casos, no se usa únicamente la expresión CREOLINA sino que se agrega el nombre que identifica a la marca, siendo lógico si entendemos que la creolina es un derivado de la creosota con fines desinfectantes, razón por la cual dicha expresión es empleada para indicar la naturaleza de dichos productos.
Que en nuestro país el derecho sobre la marca no es de carácter absoluto, y son aceptados y legítimos ciertos usos, en los cuales, aun cuando se mencione expresamente la marca, ésta no puede considerarse como violatoria de ese derecho.
Que un impedimento legal para que un signo de esta naturaleza no pueda registrarse como marca se fundamenta en que el mismo tenga carácter genérico o descriptivo.
Que esta prohibición también alcanza a aquellos signos que inicialmente podían ser distintivos, pero que en la mente de los consumidores y canales comerciales pasan a ser la forma para referirse al producto mismo.
Que la valoración del carácter genérico o descriptivo lo efectúa el funcionario con base en su experiencia, lo cual puede hacer Juez que conozca del presente caso con base en las máximas de experiencia, sin menoscabo de que ello puede ser alertado por terceros mediante oposiciones administrativas, o mediante la impugnación en vía judicial del registro de que se trate.
Que aun cuando ciertos signos o expresiones tenían capacidad distintiva, ésta cualidad puede perderse a través de un proceso de vulgarización de la marca.
Que la expresión CREOLINA ha sido de uso necesario en el mercado nacional e internacional para identificar productos derivados de la creosota con fines desinfectantes, porque no existe otra forma de sustituirlo, ni existe equivalente para referirse a ese tipo de desinfectante, dada la vulgarización de ese término a nivel mundial.
Que la empresa COVENTRY CHEMICALS LIMITED no puede hacer otra cosa sino tolerar ese uso que es descriptivo de la naturaleza del producto, pues, lo contrario significaría una limitación excesiva a los competidores que tiene dicha empresa en el mercado nacional.
Que la demandante pretende el pago de una indemnización de daños y perjuicios, sin especificar cuáles son, o qué tipo de daño se habría producido en la esfera de sus derechos e intereses.
Que la empresa COVENTRY CHEMICALS LIMITED admite que, cuando se
Infringe una marca, no existe una pérdida, destrucción o desposesión de una cosa que se transforma total o parcialmente inutilizable, y reconoce que la infracción a una marca no consiste en la destrucción del producto o el servicio sobre la cual figura la marca.
Que si no existe una pérdida, destrucción o desposesión de una cosa, cabría preguntarse entonces de qué daño se está hablando, o cuáles son esas pérdidas económicas de las que habla la demandante, a cuánto ascienden esas pérdidas, o cómo se contabilizaron las mismas, o cuáles son esos negocios que se frustraron, o a cuánto asciende esas ganancias que un tercero como la empresa WILLIAM PEARSON DE VENEZUELA C.A., dejó supuestamente de percibir.
Que todas estas interrogantes no hacen sino evidenciar que no se ha producido daño alguno en la esfera de derechos de la empresa COVENTRY CHEMICALS LIMITED, y que ésta pretende evadir la carga de la prueba de los daños y perjuicios cuya indemnización reclama infundadamente y, en su lugar, aspira que este Tribunal presuma la existencia del daño.
Que Venezuela ya no es miembro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), razón por la cual el criterio que resultaba aplicable era el relativo a los daños emergentes y lucro cesante, con base en la teoría de la responsabilidad civil extracontractual que se ha desarrollado con base en nuestro Código Civil.
Que no puede ser de otra manera, pues, la Ley de Propiedad Industrial no establece ningún criterio para hacer el cálculo de las indemnizaciones derivadas por el uso indebido de una marca registrada.
Que es evidente que no es posible aplicar en nuestro país sino los parámetros legales que establece nuestro ordenamiento jurídico interno para determinar la responsabilidad civil extracontractual, razón por la cual, es necesario que el Juez verifique la existencia de los elementos constitutivos de dicha responsabilidad, valga decir, el daño, la culpa y la relación de causalidad.
Que no existe daño cierto ni determinado, y que aun si existiera éste no tendría carácter de personal, ya que según las afirmaciones de la demanda, estos daños y perjuicios se habrían producido en la esfera de derechos de un tercero, esto es, la empresa WILLIAM PEARSON DE VENEZUELA C.A.
Que la empresa ALFONZO RUIZ AMIGO C.A. no ha hecho uso indebido de la marca CREOLINA, pues, en realidad lo que ha hecho es comercializar su marca VENSOLINA, que es un desinfectante con alto poder antiséptico, o más concretamente un derivado de la creosota, comúnmente conocido con una expresión genérica y vulgarizada: creolina.
Que al no existir el daño ni la culpa, es imposible establecer una relación de causalidad, razón por la cual, la demanda de daños y perjuicios resulta a todas luces infundada. Por estas razones, solicitó que la demanda sea declarada sin lugar.
Capítulo III
PRUEBAS APORTADAS A LOS AUTOS
PARTE ACTORA
Conjuntamente con su escrito libelar, la parte actora tajo a los autos los siguientes medios probatorios:
Copia Certificada del Registro F-42.134 del 21 de agosto de 1962 (anteriormente a nombre de Williams Pearson de Venezuela C.A) correspondiente a la marca Creolina, inscrita ante el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI). Por cuanto dicha documental no fue impugnada por la parte a quien le fue opuesta, se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, quedando demostrada la propiedad de la marca creolina por parte deCONVENTRY CHEMICALS LIMITED. ASI SE DECIDE.
Planilla de Solicitud de Renovación N° 07-06740 de fecha 7 de mayo de 2007, presentada por CONVENTRY CHEMICALS LIMITED,ante el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI), solicitando la renovación de la marca creolina por el lapso de diez (10) años. Dicha documental se valora por no haber sido impugnada por la parte a quien le fue opuesta, quedando acreditada la circunstancia allí descrita. ASÍ SE DECIDE.
Publicación en el Repertorio Forense de la inscripción ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 16 de abril de 1997, bajo el N° 73, Tomo 107-A-Qto., de la empresa WILLIAMS PEARSON DE VENEZUELA C.A., de cuya publicación se evidencian los datos de registro de la referida empresa, otorgándosele pleno valor probatorio. ASI SE DECIDE.
Solicitud de Licencia de Uso presentada por la empresa CONVENTRY CHEMICALS LIMITED, de cuyo contenido no se evidencia circunstancia alguna másque dicha solicitud.ASÍ SE DECIDE.
Documento Constitutivo de la empresa ALFONSO RUIZ AMIGO C.A., sociedad mercantil inscrita ante el Registro Mercantil Séptimo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 28 de enero de 2002, Bajo el N° 13, Tomo 246-A- VII., a la cual se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, quedando evidenciado los datos de registro de la citada empresa, así como las personas que ejercen su administración, además de su domicilio. ASÍ SE DECIDE.
Informe de Ensayo elaborado por el Laboratorio Sedicomvet, en fecha 20 de octubre de 2009, sobre la composición del producto Vensolina. Dicha documental al emanar de un tercero ajeno al juicio debió ser ratificada, cuya omisión acredita desecharla del proceso a tenor de lo establecido en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil. ASÍ SE DECIDE.
Copias simples de unas comunicaciones dirigidas a la empresa ALFONSO RUIZ AMIGO C.A., por parte de la empresa CONVENTRY CHEMICALS LIMITED, las cuales si bien no fueron impugnadas a la parte a quien le fue opuesta nada aportan con relación a los hechos controvertidos mas que la posible presunción que de ellas emanan, en consecuencia, se les otorga valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1363 del Código Civil. ASÍ SE DECIDE.
Publicidad del Producto Vensolina, las cuales fueron impugnadas por la parte a quien le fue opuesta, en virtud de lo cual se desechan del proceso. ASÍ SE DECIDE.
Justificativo de Testigos evacuado en fecha 18 de marzo de 2010, ante la Notaría Pública Tercera del Municipio Chacao del Estado Miranda, donde depusieron los ciudadanos Guillermo José Morales Bastardo y Carlos Eduardo Parra Osorio. El cual se desecha del proceso al no haber sido ratificado en juicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil. ASÍ SE DECIDE.
Por su parte, la representación judicial de la parte demandada, promovió los siguientes medios de pruebas:
Informe Técnico emitido por el Jefe de Seguridad, Salud y Ambiente la empresa PROQUINSA, referido a Hoja de Seguridad de Materiales, de fecha 02 de febrero de 2007. Dicha documental al emanar de un tercero ajeno al juicio debió ser ratificada, cuya omisión acredita desecharla del proceso a tenor de lo establecido en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil. ASÍ SE DECIDE.
Copias simplesde unas documentales que aparentemente describen la composición química del producto CREOLINA. Aunque no fueron impugnadas por la parte a quien le fueron opuestas, esta Juzgadora las aprecia.ASÍ SE DECIDE.
Instrumentos electrónicos bajados de la web, que contienen información relativa al producto BENZOL PERSON, las cuales nada aportan a los hechos controvertidos, en virtud de lo cual se desechan del proceso. ASÍ SE DECIDE.
Publicación en el Repertorio Forense de la inscripción ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 22 de septiembre de 2008, bajo el N° 10, Tomo 1926 A., de la empresa PRODUCTOS VENSOLM, C.A.,las cuales nada aportan a los hechos controvertidos, en virtud de lo cual se desechan del proceso. ASÍ SE DECIDE.
Nueve (9) reproducciones fotográficas tomadas en anaqueles de supermercados, de productos desinfectantes y de limpieza, sobre las cuales no consta el lugar donde fueron practicadas, los datos identificativos de la cámara fotográfica que se utilizó, el rollo fotográfico revelado sus negativos, y la identificación del fotógrafo que las tomó, en virtud de lo cual se desechan del proceso. ASÍ SE DECIDE.
Copia fotostática de anuncios publicitarios de supermercados CENTRAL MADEIRENSE C.A., donde se promocionan los productos CREOLINA CRESOLINA INDIAN y CREOLINA OPINOLINA, las cuales nada aportan a los hechos controvertidos, en virtud de lo cual se desechan del proceso. ASÍ SE DECIDE.
Inspección Judicial practicada por el Tribunal de la causa en fecha 25 de julio de 2011, en laavenida La Hoyada, Centro Comercial La Hoyada, Supermercado Central Madeirense, Los Teques, Estado de Miranda, donde se dejo constancia de lo siguiente: “…sobre la ubicación física del producto creolina, ubicado en el pasillo 6 que el mismo no se encuentra en el estand de los productos desinfectantes. 2) Con relación a la Ubicación Física de los productos Vensolina y otros desinfectantes del referido pasillo 6, se pudo observar que si se encontraba el producto Vensolina en varia presentaciones. 3) Con relación a la distancia que separa un producto de otro se puede apreciar que no hay separación entre un producto y otro, están ubicados de manera consecutivas. 4) Con relación a este punto se puede observar que si existen otros productos con contenido desinfectante entre ellos la Opinolina con Creosota al 35%, la Cresolina INDIAN con contenido con Creosota al 10%, y el producto Vensolina con aceite de Creosota al 73% (…)”.En dicha inspección el perito designado procedió a tomar muestras fotográficas que fueron consignadas posteriormente, de donde se evidencia que efectivamente el producto identificado como “Vensolina” efectivamente cuenta con la inscripción en su envase del nombre “Creolina”, otorgándosele todo el valor probatorio que de ella emana respecto a dicho particular. ASÍ SE DECIDE
Capítulo IV
DEL FALLO RECURRIDO
Mediante decisión dictada en fecha 07 de febrero de 2011, por el Juzgado de los Municipios Independencia y Simón Bolívar de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Santa Teresa del Tuy, se adujeron entre otras cosas las siguientes consideraciones:
“…El Tribunal a los fines de decidir la presente causa pasa a hacerlo con base en lo dispuesto en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, previas las siguientes consideraciones:
PRIMERO: Consta de las actas procesales que los abogados de la empresa demandada ALFONSO RUIZ AMIGO C.A., al momento de dar contestación a la demanda impugnaron la cuantía del asunto por considerarla exagerada. En tal sentido, adujeron que la cuantía debía ser fijada en tres mil unidades tributarias (3.000 ut) para que este Tribunal siguiera conociendo del presente juicio, con base en la cuantía mínima requerida para determinar la competencia de los Tribunales de Primera Instancia en lo Civil.
Sostuvieron que la estimación de la demanda se hizo de manera arbitraria y caprichosa, pues el monto de tres millones de bolívares (Bs. 3.000.000) no se sustentó en ningún cálculo que hiciera razonable la fijación del interés principal del juicio en dicha cantidad.
Explicaron que la demanda de autos tiene por objeto el pago de una indemnización de daños y perjuicios derivados del uso indebido de la marca CREOLINA, y que por ello han debido especificar esos daños y perjuicios según lo previsto en el ordinal 7 del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil.
Para decidir el Tribunal observa que el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil establece:
“Cuando el valor de la cosa demandada no conste, pero sea apreciable en dinero, el demandante la estimará.
El demandado podrá rechazar dicha estimación cuando la considere insuficiente o exagerada, formulando al efecto su contradicción al contestar la demanda. El Juez decidirá sobre la estimación en capítulo previo a la sentencia definitiva.
Cuando por virtud de la determinación que haga el Juez en la sentencia, la causa resulte por su cuantía de la competencia de un Tribunal distinto, será éste quien resolverá sobre el fondo de la demanda, y no será motivo de reposición la incompetencia sobrevenida del Juez ante quien se propuso la demanda originalmente”.
Dicha disposición legal se complementa con el artículo 39 del mismo Código, que establece:
“A los efectos del artículo anterior, se consideran apreciables en dinero todas las demandas, salvo las que tienen por objeto el estado y la capacidad de las personas”.
Ahora bien, la estimación del valor de la demanda en los juicios en los cuales no conste su valor, pero sea apreciable en dinero, es un elemento importante en el juicio por cuanto producen determinadas consecuencias jurídicas, entre las cuales pueden citarse las siguientes:
a) Limita el cobro de honorarios que deberá pagar la parte vencida a su parte contraria al concluir el juicio, según lo previsto en el artículo 286 del Código de Procedimiento Civil.
b) Constituye criterio determinante para establecer la competencia del órgano jurisdiccional que resolverá sobre el fondo de la controversia.
c) Determina la admisibilidad del recurso de casación, de acuerdo con el criterio cuantitativo señalado en los diversos ordinales del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil.
En razón de esa importancia que la normativa procesal le atribuye a la estimación del valor de la demanda, es que el indicado artículo 38 ha consagrado la posibilidad legal de que el demandado rechace la estimación formulada por el actor cuando la considere insuficiente o exagerada.
Sin embargo, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia RH 00948 de fecha 18 de diciembre de 2007, dejó sentado el criterio siguiente:
“No pareciera posible, en interpretación del artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, que el demandado pueda contradecir la estimación pura y simplemente por fuerza debe agregar el elemento exigido como es lo reducido o exagerado de la estimación, en aplicación a lo dispuesto textualmente que ‘el demandado podrá rechazar la estimación cuando la considere insuficiente o exagerada'.
Por lo tanto, el demandado al contradecir la estimación debe necesariamente alegar un hecho nuevo, el cual igualmente debe probar en juicio, no siendo posible el rechazo puro y simple por no estar contemplado en el supuesto de hecho de la misma...”.
Asimismo, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia RC 00645 de fecha 16 de noviembre de 2009, ratificó su anterior criterio, en los términos siguientes:
“...el demandado al contradecir la estimación debe necesariamente alegar un hecho nuevo, el cual igualmente debe probar en juicio, no siendo posible el rechazo puro y simple por no estar contemplado en el supuesto de hecho de la misma.
Así, si nada prueba el demandado, en este único supuesto, queda firme la estimación hecha por el actor”.
En aplicación de los preceptos legales y criterios jurisprudenciales antes citados, este Tribunal observa que el demandado al contradecir la estimación de la demanda alegó una nueva cuantía, pero no desplegó ninguna actividad de pruebas en torno a la impugnación. Por lo tanto, debe quedar firme la estimación hecha por el actor en el libelo de demanda, y así se decide.
SEGUNDO: En el escrito de informes los abogados de la empresa demandante CONVENTRY CHEMICALS LIMITED, solicitaron a este Tribunal que “deje sin efecto” su negativa de providenciar el escrito de promoción pruebas, con base en que el Secretario del Tribunal certificó haber recibido dicho escrito en la fecha que este indica. Pero de acordarse esta petición tendría que declararse la nulidad de las actuaciones subsiguientes, y decretarse la reposición de la causa al estado de admisión de las pruebas.
En razón de ello, este Tribunal considera pertinente señalar que de acuerdo con el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.
Por su parte, el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil establece:
“Los jueces procurarán la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal. Esta nulidad no se declarará sino en los casos determinados por la ley, o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez. En ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado”.
Con base en tales premisas, este Tribunal pasa a resolver el alegato de la parte actora y, en tal sentido, observa que el escrito de promoción de pruebas que riela a los folios siete (7) al dieciocho (18) de la segunda pieza del expediente, no está firmado por quienes dicen presentarlo, razón por la cual mediante auto de este Tribunal se consideró no presentado.
Sin embargo, en dicho escrito de pruebas los abogados de la empresa demandante CONVENTRY CHEMICALS LIMITED, se limitaron a solicitar una prueba ultramarina que a todas luces resultaba improcedente, en virtud de que la misma sólo tenía por objeto indagar el significado de CREOLINA en la Real Academia Española. Reponer el juicio al estado de evacuar semejante petición, sería tanto como practicar una actuación inútil, retardando ilegalmente la decisión de esta causa, sin contar que la decisión del Tribunal quedó firme al no ser impugnada mediante el ejercicio del recurso de apelación.
Por tales razones, este Tribunal considera que no es procedente “dejar sin efecto” su decisión de considerar como no presentado el escrito de prueba, y así se decide.
TERCERO: En torno al alegato de falta de cualidad activa de la empresa demandante CONVENTRY CHEMICALS LIMITED para sostener aisladamente el presente juicio, este Tribunal observa que la cualidad o legitimación a la causa alude a quién tiene derecho, por determinación de la ley, para que en condición de demandante, se resuelva sobre su pretensión, y si el demandado es la persona frente a la cual debe sentenciarse. En palabras del eminente procesalista Jaime Guasp:
“…es la consideración especial en que tiene la ley, dentro de cada proceso, a las personas que se hallan en una determinada relación con el objeto del litigio, y en virtud de la cual exige, para que la pretensión procesal pueda ser examinada en cuanto al fondo, que sean dichas personas las que figuren como partes en tal proceso” (Ver Jaime Guasp, Derecho Procesal Civil. Instituto de Estudios Políticos. Gráficas González. Madrid. 1961. pág. 193).
Hernando Devis Echandía, en su Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo I. Editorial Temis. Bogotá. 1961. Pág. 489, define en los siguientes términos el significado de la legitimación a la causa:
“Al estudiar este tema se trata de saber cuándo el demandante tiene derecho a que se resuelva sobre las determinadas pretensiones contenidas en la demanda y cuándo el demandado es la persona frente a la cual debe pronunciarse esa decisión, y si demandante y demandado son las únicas personas que deben estar presentes en el juicio para que la discusión sobre la existencia del derecho material o relación jurídica material pueda ser resuelta, o si, por el contrario, existen otras que no figuran como demandantes ni demandados.”
De tal manera que la legitimatio ad causam es uno de los elementos que integran los presupuestos de la pretensión, entendidos éstos como los requisitos para que el sentenciador pueda resolver si el demandante tiene el derecho a lo pretendido, y el demandado la obligación que se le trata de imputar. Se trata en definitiva de una valoración que debe realizar el sentenciador sobre la pretensión, para poder proveer sobre la petición en ella contenida.
En igual sentido, el insigne Maestro Luís Loreto, explica que la demanda judicial pone siempre en presencia del órgano jurisdiccional dos partes y nada más que dos: la actora y la demandada. Con el tribunal, ellas constituyen los sujetos de la relación procesal. En razón de ello, es de importancia práctica capital determinar con precisión quiénes han de integrar legítimamente la relación procesal.
Desde el punto de vista del actor y del demandado, el criterio que fija esa determinación es el que deriva de la noción de cualidad. Cuando se pregunta: ¿quién tiene cualidad para intentar y sostener un juicio determinado?, se plantea la cuestión práctica de saber qué sujetos de derecho pueden y deben figurar en la relación procesal como partes actora y demandada. De allí que La teoría procesal sobre la cualidad tiene por contenido y finalidad resolver el problema fundamental que consiste en saber quiénes son, en un proceso, las partes legítimas.
Estos criterios de la más destacada doctrina civilista han sido acogidos por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia RC 00306 de fecha 23 de mayo de 2008, en la que, citando al tratadista Luis Loreto se concluyó que la cualidad es una cuestión de identidad lógica entre la persona a quién la ley concede el derecho o poder jurídico o la persona contra quién se concede, y la persona que lo hace valer y se presenta ejercitándolo como titular efectivo o contra quién se ejercita en tal manera.
Nuestro propio ordenamiento jurídico es quien en definitiva determina qué sujeto de derecho está facultado para intentar qué o cuál acción, no teniendo dudas este Tribunal que, en el caso de un uso indebido de marca, es su titular quien está legitimado para ejercer la acción por infracción de su derecho de propiedad intelectual. Sin embargo, lo que sí no puede el titular de la marca es pretender el pago de una indemnización por concepto de daños y perjuicios causados en la esfera particular de un tercero. De modo que para que exista cualidad activa, es necesario que esa persona, a quien la ley concede el derecho de demandar, sea la misma que se presente ante el órgano jurídico correspondiente afirmándose titular del derecho para hacerlo valer, lo que se traduce en la identidad entre el efectivo titular de la acción y la persona que concretamente la ejercita.
En este caso, los abogados de la empresa ALFONSO RUIZ AMIGO C.A., citan varias afirmaciones de la empresa demandante que están contenidas en su libelo de demanda, con el fin de evidenciar que no podía demandar el pago de una indemnización sin el concurso de la empresa Williams Pearson de Venezuela C.A. Tales afirmaciones contenidas en el escrito libelar son las siguientes:
“En Venezuela, el producto comercializado bajo la marca CREOLINA para distinguir un “desinfectante y antiséptico que es utilizado para la limpieza en general, agropecuario, veterinario y doméstico”, es formulado, envasado y comercializado desde hace más de 30 años por la licenciataria de COVENTRY, sociedad mercantil venezolana William Pearson de Venezuela C.A (…). El uso de la marca CREOLINA por parte del LICENCIATARIO, data de 1970 y su última autorización se basa en la suscripción de un Contrato de Licencia de Uso de fecha 28 de agosto de 2001 con LA DEMANDANTE en donde ésta autoriza de manera exclusiva el uso de la marca CREOLINA en el mercado venezolano por un período de 10 años a partir de la firma de dicho documento”.
“La reputación que ha ganado la LICENCIATARIA en la manera de identificar sus productos a través de la marca CREOLINA (…) se ha basado en una estrecha relación positiva entre la calidad de los productos fabricados y (…) la comprobada satisfacción de los consumidores que han tenido oportunidad de usarlos y no haber sido defraudados en sus expectativas. Esto ha significado para la LICENCIATARIA una garantía de fidelidad, que ha permitido despejar cualquier duda para su clientela actual y potencial sobre la calidad de sus productos de limpieza con la marca CREOLINA.
“… LA INFRACTORA se está valiendo del prestigio y fama alcanzada por la LICENCIATARIA para penetrar en el mercado y crear en el campo de los productos de limpieza una demandan específica para sus productos (…). En consecuencia, LA INFRACTORA está creando una erosión o anulación de las experiencias positivas que ha creado la LICENCIATARIA entre sus productos y la forma de identificarlos.
En cuanto al daño a la reputación que está originando la INFRACTORA con el uso de la marca CREOLINA, se concreta en el patrimonio de la LICENCIATARIA de la siguiente manera: (i) no pueda seguir contribuyendo su reputación con base a la publicidad que hasta ahora ha utilizado a través de la marca CREOLINA; y (ii) sufra un daño a su reputación por la dilución de la fuerza distintiva de sus signos.
Con respecto al primero, la LICENCIATARIA se encontrará obstaculizada de seguir fortaleciendo su reputación a través de su marca CREOLINA; pues estará imposibilitada de continuar con su penetración y aceptación por parte del público consumidor; y deberá realizar grandes esfuerzos publicitarios en tratar de diferenciarse de su competidor ya que ambos signos son idénticos.”
No cabe dudas que con tales afirmaciones se comprenda mejor el asunto sobre la legitimación o cualidad que se requiere para demandar en este caso una indemnización por concepto de daños y perjuicios derivados del presunto uso indebido de la marca. Sin embargo, el Tribunal debe tomar en consideración que el petitum del libelo de demanda es el siguiente:
“PRIMERO: Que la marca CREOLINA es propiedad única y exclusiva de su representada;
SEGUNDO: Que Alfonso Ruiz Amigo C.A., así como sus filiales y subsidiarias, violaron los derechos marcarios que su representada ostenta sobre la marca CREOLINA (…).
TERCERO: Se condene a Alfonso Ruiz Amigo C.A., a pagar a nuestra representada los daños y perjuicios que por la infracción marcaria por ella cometida se le causó al patrimonio de su representada, la cual será determinada durante la instrucción del proceso. Pero esta indemnización que deberá pagar Alfonso Ruiz Amigo C.A., a nuestra representada nunca será inferior a la cantidad de tres millones de Bolívares (Bs. 3.000.000,00). Solicitamos la indexación o ajuste por inflación de la suma que acuerde ordenar este Tribunal.
CUARTO: Se condene a Alfonso Ruiz Amigo C.A., así como a sus filiales o subsidiarias a pagar las costas y costos del presente proceso judicial”.
De la transcripción anterior se pueden evidenciar varias pretensiones, lo cual es perfectamente posible en este caso en la medida que ninguna de ellas se excluye mutuamente, ni son contrarias entre sí, ni su conocimiento corresponde a otro tribunal, ni tienen procedimientos incompatibles entre sí.
Por esta razón, es admisible en este caso que el demandante pueda acumular en su libelo cuantas pretensiones tenga contra el demandado, aunque deriven de diferentes títulos, a tenor de lo previsto en el artículo 77 del Código de Procedimiento Civil.
No obstante, aun cuando el Tribunal considera que la empresa CONVENTRY CHEMICALS LIMITED, al ser el titular en la República Bolivariana de Venezuela del certificado de Registro N° F-42.134 de fecha 21 de agosto de 1962, correspondiente a la marca CREOLINA para distinguir “sustancias químicas”, tiene cualidad para solicitar la declaración de certeza de su derecho de propiedad sobre la marca, e incluso sobre el uso indebido de la misma o violación de su derecho de exclusividad sobre la marca, le niega cualidad con respecto a la pretensión de pago de una indemnización por concepto de daños y perjuicios causados a un tercero ajeno a la relación procesal.
En efecto, de las propias afirmaciones contenidas en el escrito libelar se infiere que si bien cierto que por un lado la empresa demandante presenta un título de registro sobre la marca, por el otro admite que el uso de la marca, es decir, las actividades de fabricación, distribución y venta del producto, las efectúa una empresa distinta, cuya vinculación viene dada por el “Contrato de Licencia de Uso” a través del cual la empresa COVENTRY CHEMICALS LIMITED le autoriza el uso de la marca en los productos que fabrica, distribuye y vende WILLIAM PEARSON DE VENEZUELA S.A.
Por tanto el producto que comercializan solo puede llegar al mercado por la vinculación jurídica derivada del “CONTRATO DE LICENCIA DE USO”, es decir una relación sustancial común, pues hasta el presunto daño alegado por la empresa demandante sólo se podría apreciar y estimar en la medida que se entienda el estrecho vínculo jurídico que las une, por lo que ambas empresas han debido integrar un litis consorcio activo necesario.
A propósito de esta figura, el Maestro Luis Loreto ha indicado que el litis consorcio se produce cuando una relación jurídica sustancial está integrada por varios sujetos, tanto activa como pasivamente, y en ciertos casos, la ley determina que la acción debe proponerse conjuntamente por todos los interesados activos o contra todos los interesados pasivos, o es tal la unidad de la relación desde el punto de vista de los sujetos, que sería jurídicamente imposible concebirla existiendo por separado e individualmente en cada uno de ellos (litis consorcio necesario).
En estos casos, si se propusiese la demanda por uno solo o contra uno solo de los sujetos interesados, perdería toda utilidad práctica, al declararse la falta de cualidad, pues la acción pertenece a todos los interesados y contra todos los interesados, considerados como un solo sujeto, si uno solo de esos sujetos intenta la acción aisladamente o se intenta contra él, se encontraría desprovisto de cualidad activa o pasiva.
De allí que a juicio de este Tribunal, la interposición de la presente demanda debía contar con el concurso de COVENTRY CHEMICALS LIMITED y WILLIAM PEARSON DE VENEZUELA S.A., mediante la figura de la litis consorcio activo necesario, por lo menos en lo que respecta a la tercera petición relacionada con el pago de una indemnización de daños y perjuicios, que según la misma empresa demandante se habría producido en la esfera particular de la empresa WILLIAM PEARSON DE VENEZUELA S.A.
En consecuencia, la empresa COVENTRY CHEMICALS LIMITED no tiene cualidad para demandar aisladamente el pago de esta indemnización, sin el concurso de la anterior empresa, de conformidad con lo establecido en el artículo 146 y 148 del Código de Procedimiento Civil, y así se decide.
CUARTO: Estando dentro de la oportunidad legal correspondiente para dictar sentencia definitiva, este Tribunal estima necesario señalar que la Decisión 486 contentiva del Régimen Común sobre Propiedad Industrial perdió vigencia en la República Bolivariana de Venezuela, desde el 19 de noviembre de 2006, debido a la expiración del plazo de ciento ochenta (180) días previsto en la normativa internacional, una vez efectuada la denuncia del Acuerdo de Cartagena a través del cual se creó el bloque regional de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).
En consecuencia, este Tribunal debe en ejercicio de su función jurisdiccional aplicar las disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial publicada en la Gaceta Oficial N° 25.227 de fecha 10 de diciembre de 1956, que son las que están actualmente vigentes, el Código Civil como norma de carácter supletoria, además de los Tratados Internacionales vigentes en la República en lo que resulte aplicable al presente caso, todo en sintonía con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para poder decidir el fondo de la presente causa.
En este sentido, el artículo 98 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que la creación cultural es libre. Esta libertad comprende el derecho a la inversión, producción y divulgación de la obra creativa, científica, tecnológica y humanística, incluyendo la protección legal de los derechos de autor sobre sus obras.
En sintonía con lo anterior, el Estado reconocerá y protegerá la propiedad intelectual sobre las obras científicas, literarias y artísticas, invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y lemas de acuerdo con las condiciones y excepciones que establezca la ley y los tratados internaciones suscritos y ratificados por la República en esta materia.
Por su parte, la Ley de Propiedad Industrial establece que el Estado otorgará certificados de registros a los propietarios de las marcas, lemas y denominaciones comerciales que se registren, y patentes a los propietarios de los inventos, mejoras, modelos o dibujos industriales, y a los introductores de inventos o mejoras que también se registren.
Se presume así que la persona a quien se le otorgue el correspondiente certificado de registro, es propietario de un invento, mejora, modelo o dibujo industrial, o de una marca, lema o denominación comercial, o introductor de un invento o mejora.
Bajo la denominación de marca comercial se comprende todo signo, figura, dibujo, palabra o combinación de palabras, leyenda o cualquiera otra señal que revista novedad, para distinguir los artículos que produce una persona natural o jurídica, o aquellos con los cuales comercia o su propia empresa. Pero no podrá adoptarse ni registrarse como marca los términos o locuciones que hayan pasado al uso general, además de las expresiones comúnmente empleadas para indica el género, la especie, naturaleza, origen, cualidad o forma de los productos.
Una vez registrada la marca, el propietario de ella tiene el derecho de usarla con exclusividad por el término de quince (15) años, contados a partir de la fecha del registro. Derecho que puede renovarse por períodos sucesivos de quince (15) años, siempre que el interesado solicite la renovación dentro de los seis (6) meses anteriores a la expiración de cada período.
Sin embargo, el derecho sobre la marca no es de carácter absoluto, siendo que la exclusividad tiene ciertos límites en el ámbito del derecho comparado, aceptándose como legítimo ciertos usos, en los cuales, aun cuando se mencione la marca, ello no configura una violación al derecho de propiedad industrial.
Por eso, es importante considerar la capacidad o aptitud distintiva que debe tener una marca para que exista transparencia en la oferta de bienes y servicios. En este sentido, lo esencial de una marca es que sea capaz de individualizar los bienes y servicios de una empresa, de los que distingue otra empresa.
La doctrina especializada en el llamado “Derecho de Marcas” ha hecho algunas puntualizaciones sobre el alcance de la distintividad. Así el autor Mathely dice que:
“La marca sólo puede ser objeto de un derecho si ella es distintiva. Este carácter no existe, ya sea porque se confunde con las ya existentes, lo cual supone como se ha dicho en el estudio de las anterioridades; ya sea porque se trata de signos genéricos o necesarios que pertenecen forzosamente al dominio público y de los cuales nadie se puede apropiar.” (Citado por Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Ávila. El régimen andino de la propiedad industrial. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Bogotá, 1995. P. 199).
Además de la distintividad, es necesario que la marca sea lícita, es decir, no esté incursa en las causales prohibitivas para su registro. Estas causales están contenidas en el artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, e incluye, entre otros supuestos, los signos confundibles, los genéricos, los descriptivos, los términos y locuciones que hayan pasado al uso general.
Por tanto, si una marca es suficientemente distintiva y no está incursa en las causales prohibitivas, puede acceder al correspondiente registro. Del registro se deriva la exclusividad del uso de la marca, pero éste no tiene como hemos dicho con anterioridad, un carácter absoluto sino que se limita a los productos o servicios para los cuales ha solicitado la protección.
Ahora bien, la importancia de la marca en la economía, y por tanto, de la protección jurídica que tanto el ordenamiento nacional como internacional está dada por la función social de permitir, por un lado que los empresarios efectúen la asociación de una marca con las características y ventajas que un determinado producto o servicio puede tener. Desde la perspectiva del consumidor, esta asociación facilita su proceso de elección. De manera que si un determinado producto logra satisfacer sus expectativas o necesidades, al consumidor le será más fácil identificarlo en la próxima ocasión que quiera adquirirlo.
En este sentido, el connotado autor español Carlos Fernández-Novoa, al explicar que como la marca es un bien inmaterial, dice lo siguiente:
“(…) la marca en sentido propio es la unión entre el signo y el producto en cuanto que tal unión es aprehendida por los consumidores. La unión entre signo y producto es obra del empresario. Pero esta unión no desemboca en una auténtica marca hasta el momento en que los consumidores la captan y retienen en su memoria tal unión. Al ser aprehendida por los consumidores y convertirse, de este modo, en una verdadera marca, la unión entre signo y producto desencadena ciertas representaciones en la mente del consumidor. Estas representaciones giran, básicamente, en torno a los extremos siguientes: el origen empresarial del producto vinculado con la marca, las características y el nivel de calidad del producto dotado con la marca; y en su caso, el goodwill o buena fama del producto portador de la marca.” (Tratado sobre Derecho de Marcas. Marcial Pons, Madrid, 2001. P. 27)
Cuando una marca tiene un uso intenso, puede lograr un reconocimiento importante por parte de los consumidores. Comienza así a ser reputada como una marca notoria, condición que proviene de una asociación por un importante sector de los consumidores de la marca con el producto o servicio correspondiente, a través de los más variados factores: amplio uso de la marca, publicidad intensa, alta calidad del producto.
Pero también se puede dar el caso en que un signo, que inicialmente reunía los requisitos objetivos para la concesión de su registro, por variados factores, algunos imputables al titular de la marca, otros a la naturaleza del producto, pierde su capacidad de distinguir los productos o servicios, al transformarse para el público consumidor en la denominación del producto en sí mismo.
Este fenómeno es conocido por la doctrina y la jurisprudencia como “vulgarización de la marca”. Al respecto, el maestro Tulio Ascarelli nos explica lo siguiente:
“La eficacia distintiva de la marca desaparece en los casos de vulgarización de la marca, esto es, del paso de una denominación propia, distintiva, a una denominación genérica y, por lo tanto, a denominación de los productos de diversos productores, de un género. Así pues, esto no se produce por la simple identificación de la marca con la denominación del producto efectuada por el productor que es su titular, (…). Para que la vulgarización se produzca, es necesario que el signo, de signo distintivo del producto del empresario, pase a indicar, en el efectivo uso de los consumidores y no también de los productores (…) y, por tanto, de productores de diversos empresarios por razón de unas comunes características genéricas, (…) siendo entonces usado como denominación genérica para referirse a todos los productos pertenecientes al género, no pudiendo por tanto servir de marca (…)”(Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales. Bosch, Barcelona (España), 1970. P. 425-426)
En este caso, es pertinente preguntarse si el signo “CREOLINA”, objeto de la presente controversia, es un signo distintivo marcario, o si por el contrario carece de esa aptitud distintiva, y por tanto su función es de designación común usual de ciertos productos en el mercado. Lo primero que llama la atención a este Tribunal, es que al acudir al DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, al acudir al término “CREOLINA”, dice textualmente: Creolina. f. Farm. Preparación líquida negruzca, espesa de creosota de hulla y jabones resinosos; es desodorante y desinfectante. (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española, Espasa, Tomo I, 21ra ed. 2000. P. 594). Es decir, que al entender de la Real Academia Española, no se trata de una marca, más bien de un término en el área de farmacia.
Por otra parte, vemos que los autores patrios Sansó y Rondón de Sansó dicen lo siguiente:
“Rechazamos anticipadamente las críticas que se hicieren de que el problema de la vulgarización sea de carácter experimental, o un estudio in vitro, o que pertenezca al campo de las especulaciones puramente doctrinarias o de una rama superespecializada del derecho. Igualmente es rechazable la objeción de quienes consideran tal instituto como una arbitraria importación de términos jurídicos extranjeros, porque la vulgarización de la marca es un problema vivo. El uso que se hace de términos como “vaselina”, “flit”, “celofán”, “dictáfono”, “aspirina”, “thermos”, “frigidare”, “chicle”, “Gillette”, “Jeep”, “creolina” (…) demuestran nuestra afirmación (…)” (SANSÓ BENITO e HILDEGARD RONDÓN DE SANSÓ. ESTUDIOS DE DERECHO INDUSTRIAL. Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1965. P. 122). Resaltado Nuestro.
En este sentido, dos elementos documentales importantes nos afirman, sin lugar a cuestionamiento, que la expresión “creolina”, no posee de aptitud distintiva y por tanto no puede constituir una marca válida.
Son orientadores para el caso de Venezuela, la doctrina del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena sobre el tema. Así sobre el tema de la vulgarización, manifestó lo siguiente:
“De allí, por ejemplo, el fenómeno conocido como “la vulgarización de una marca”, al que correspondería la hipótesis que contempla el literal d), y que se presenta, según la doctrina, cuando el signo distintivo que está siendo utilizado como marca se convierte más adelante, para el público consumidor, en la denominación general y objetiva de todos los productos o servicios de la correspondiente clase. Cuando esto ocurre, el signo pierde su capacidad distintiva o diferenciadora y no puede seguir siendo utilizado válidamente como marca.” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso N° 9-IP-95)
Pero en Venezuela la Legislación sobre Propiedad Industrial no incluye recurso alguno para cancelar o anular el registro de una marca vulgarizada, dado que sólo contempla la posibilidad de objetar una solicitud u oponerse a ella, antes del registro de la marca. Por lo que es del entender de este Tribunal que el titular de una marca que, por la dinámica del lenguaje se ha vulgarizado, debe tolerar el uso y registro por parte de terceros de ese término, siempre y cuando se hagan a título descriptivo. En este sentido, volvemos a citar, a efectos didácticos, otra decisión del Tribunal Andino:
“Si bien, como ya se expuso, no puede solicitarse la nulidad, los efectos de la vulgarización pueden concretarse permitiendo que cualquier persona acceda posteriormente al registro del término vulgarizado, obviamente, combinando con otros elementos que le otorguen distintividad, sin que en tal caso sea procedente la oposición por parte del titular de la marca cuya denominación se ha generalizado o vulgarizado.” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso N° 16-IP-98)
Carece de sentido jurídico que un término que pertenece al uso general, y por tanto del dominio público, pueda gozar de derechos de uso exclusivo. De ser así, se estaría violentando el sentido del propio derecho de Marcas, que tiene entre otros fines, buscar la transparencia en la oferta de bienes y servicios.
De permitirse el ejercicio del ius prohibendi a la parte actora, se estaría justificando una situación abusiva y monopólica que es contrario a la Constitución y al ordenamiento jurídico. En consecuencia, este Tribunal entiende que el signo “Creolina” es un término que ha pasado al uso general y, por tanto, el uso de esta palabra se hace a título descriptivo con respecto a la naturaleza de los productos de limpieza derivados de la creosota. Así se decide.
Dicho lo anterior, este Tribunal debe declarar sin lugar la demanda por uso indebido de marca, dado que la misma resulta infundada, y así se decide.
(Fin de la cita)
Capítulo V
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
El presente recurso se circunscribe -como ya se señalara- a impugnar la decisión dictada en fecha en fecha 08 de diciembre de 2011, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, que declarara: sin lugar la impugnación de la cuantía; sin lugar la solicitud de “dejar sin efecto” la decisión del Tribunal que consideró como no presentado el escrito de promoción de pruebas de la parte actora; con lugar el alegato relativo a la falta de cualidad activa de la empresa CONVENTRY CHEMICALS LIMITED para sostener aisladamente el presente juicio únicamente en lo que respecta al pago de una indemnización de daños y perjuicios causados en la esfera particular de un tercero, como lo es la empresa Licenciataria WILLIAMS PEARSON DE VENEZUELA C.A.; que la marca Creolina es propiedad de la empresa CONVENTRY CHEMICALS LIMITED, según Certificado de Registro F-42.134 del 21 de agosto de 1962, inscrita ante el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI); sin lugar la pretensión relacionada con el USO INDEBIDO DE LA MARCA, en tanto y en cuanto no está probado en el expediente la referida infracción marcaria; sin lugar la demanda de daños y perjuicios intentada por la empresa CONVENTRY CHEMICALS LIMITED, contra la empresa ALFONSO RUIZ AMIGO C.A., al no probar el uso indebido de la marca; eximiendo de costas a las partes dada la naturaleza del fallo.
Para resolver se observa:
Antes de cualquier consideración al fondo del asunto, es menester precisar la competencia de esta Alzada con respecto al recurso procesal de apelación ejercido por la representación judicial de la parte demandante, sobre lo cual es preciso indicar que, el recurso de apelación está considerado como un medio para impugnar determinados autos y las sentencias de primera instancia, ejerciéndose con ello el derecho a que el fallo sea conocido en dos instancias, lo cual constituye sin duda alguna una garantía del derecho a la defensa para que de esta manera el Juez Superior revise si el de primera instancia incurrió en una falta al decidir, ya que la Alzada tiene plena jurisdicción para resolver la situación planteada, por lo que no está limitado -en principio- a verificar las faltas de la apelación sino cualquier otra situación que se presente.
El Código de Procedimiento Civil en el artículo 303 determina los límites de la apelación, ya que expresa que el Juez de Alzada conocerá de todas las cuestiones objeto de la apelación y de la adhesión. De allí pues, que al existir un agravio para una de las partes, la doctrina establece el principio de reformatio in peius según el cual se prohíbe reformar la materia objeto de la apelación en perjuicio del único apelante. Por consiguiente, la apelación se debe entender propuesta únicamente en lo perjudicial para el recurrente, con lo cual puede válidamente concluirse que el poder del Juez Ad quem encuentra una primera limitación, por cuanto la decisión que pronuncie, por regla general, no puede ser refrendada en perjuicio del apelante, empero hay que tener en cuenta que la contraparte no haya deducido también apelación, o se haya adherido a la apelación, pues en estos últimos supuestos debe considerarse la jurisdicción del Juez de segunda instancia como plena.
En virtud de lo expuesto, y siendo que el recurso de apelación fue ejercido únicamente por la representación judicial de la parte demandante, la presente decisión se centrará a resolver la declaratoria:
Sin lugar la declaratoria de “dejar sin efecto” la decisión del Tribunal que consideró como no presentado el escrito de promoción de pruebas por la parte actora.
Con lugar el alegato relativo a la falta de cualidad activa de la empresa CONVENTRY CHEMICALS LIMITED para sostener aisladamente el presente juicio únicamente en lo que respecta al pago de una indemnización de daños y perjuicios causados en la esfera particular de un tercero, como lo es la empresa Licenciataria WILLIAMS PEARSON DE VENEZUELA C.A.
Sin lugar la pretensión relacionada con el USO INDEBIDO DE LA MARCA, en tanto y en cuanto no está probado en el expediente la referida infracción marcaria;
Sin lugar la demanda de daños y perjuicios intentada por la empresa CONVENTRY CHEMICALS LIMITED, contra la empresa ALFONSO RUIZ AMIGO C.A., al no probar el uso indebido de la marca.
Esta Juzgadora considera necesario analizar el concepto de marca, que no es otra cosa que un signo distintivo de un producto o servicio en el mercado, algunas personas resaltan el aspecto psicológico de la marca desde el aspecto experimental.
El aspecto experimental consiste en la suma de todos los puntos de contacto con la marca y se conoce como la experiencia de marca, el aspecto psicológico, al que a veces se refieren como imagen de marca, es una construcción simbólica creada dentro de las mentes de las personas y consisten en toda la información y expectativas asociadas con el producto o servicio.
Las personas encargadas del posicionamiento de la marca buscan planear o alinear las expectativas relacionadas con la experiencia de la marca, lo que crea la impresión que la marca asociada a un producto o servicio tiene ciertas cualidades o características que la hace especial o única. Una marca es por lo tanto uno de los elementos más valiosos en el tema de publicidad, como lo demuestra lo que el dueño de la marca es capaz de ofrecer en el mercado. El arte de crear, innovar y mantener una marca es llamado Gerencia de Marca.
La gerencia cuidadosa de la marca busca crear un servicio o producto importante para el público meta. Por lo tanto, la creación de campañas de publicidad ingeniosas, pueden ser altamente exitosas para convencer a los consumidores a que paguen precios bastante considerables por productos que son en realidad muy baratos de fabricar.
Una marca muy conocida en el mercado adquiere un reconocimiento de marca. Cuando el reconocimiento de una marca construye un punto donde la marca disfruta de una masa de críticas de un sentir positivo en el mercado se dice que ha alcanzado el nombre de franquicia. Una meta en el reconocimiento de una marca es la identificación de una marca sin el nombre presente de la compañía.
Entonces la marca otorgada mediante un procedimiento legalmente establecido, constituye la seguridad jurídica para el inversionista o creador, además lo estimula al desarrollo y comercialización de su producto que está amparado bajo una marca determinada, sobre la cual le ha sido concedida la patente de uso, en virtud de haber cumplido con todas las reglas que el Estado exige para su concesión. Ello constituye un aporte fundamental del Estado a la creación y fortalecimiento de la industria, que se traduce en bienestar social.
Se evidencia de las pruebas aportadas junto al libelo por la parte demandante que, efectivamente, la marca CREOLINA es propiedad de la empresa COVENTRY CHEMICALS LIMITED, según arroja Certificado de Registro 42.134-F de fecha 21 de agosto de 1962, inscrito ante el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI). Y ASÍ SE DECIDE.
Evidencia quien aquí juzga del análisis anteriormente expuesto, que la parte demandanteaportó al juicio argumentos y pruebas suficientes para hacer valer su pretensión de uso indebido de la marca CREOLINA por parte de la empresa demandada ALFONSO RUIZ AMIGO, C.A.
En Venezuela el derecho a la propiedad industrial es protegido por nuestro ordenamiento jurídico, así como el derecho que tienen sus creadores a registrar lemas, marcas y denominaciones comerciales, existen términos que no pueden ser adoptados ni registrados si poseen un carácter descriptivo, ya que deben ser expresiones que distingan un producto o servicio específico del resto ofrecido en el mercado.
Del caso in comento podemos observar que la empresa COVENTRY CHEMICALS LIMITED realizó el registro de la marca CREOLINA para hacer distinción del producto que por ella es elaborado y comercializado. Sin embargo, resulta difícil determinar si para el momento de dicho registro, el término “creolina” ya revestía carácter descriptivo para identificar los productos derivados de la creosota con fines desinfectantes.
Considera quien aquí decide transcribir del Diccionario de la lengua Española de la Real Academia el concepto de Vulgar: “Dar a conocer al público una cosa” Vulgarización: “Acción y efecto de vulgarizar”
No hay que confundir la palabra vulgarización, con el hecho que un producto sea ampliamente conocido en el mercado; en primer lugar en virtud de su marca, la publicidad y la calidad del mismo, que es lo que constituye el reconocimiento del público consumidor a la hora de hacer su escogencia y compra del producto. Decir que un nombre se vulgarizo no implica que cualquier particular pueda por ello quebrantar o lesionar los derechos de aquel que tiene la exclusividad y patente de la marca, todo ello en virtud de un procedimiento administrativo que crea estado y seguridad jurídica , en el particular, garantizando de esta forma el desarrollo constitucional y ASI SE DEJA ESTABLECIDO.
DE LA DECISIÓN QUE CONSIDERÓ COMO NO PRESENTADO EL ESCRITO DE PRUEBAS
Aun cuando el recurrente no denunció ante esta Alzada el menoscabo del derecho a la defensa y a la tutela judicial a propósito de tal decisión, quien decide observa que la parte actora recurrente se conformó y convalidó la aludida decisión, esto es, la declaratoria de “como no presentado el escrito de pruebas”, ya que contra dicha decisión no se ejerció el recurso procesal de apelación correspondiente, ni solicitó la reposición de la causa en la primera oportunidad en que se hizo presente en los autos.
En tal sentido, es jurisprudencia reiterada que, para que se configure el vicio de indefensión, resulta absolutamente necesario que la parte no haya podido ejercer algún medio o recurso procesal, como resultado de una determinación o conducta del juez que lo niegue o lo limite indebidamente, lo que no ha ocurrido en el presente caso, ya que el recurrente pudo haber ejercido el recurso ordinario de apelación contra tal declaratoria, todo lo cual conduce a esta Alzada a confirmar la declaratoria.ASI SE DECIDE.
Sin embargo, vale la pena traer a colación lo que en definitiva es la comunidad de la prueba es un principio del derecho probatorio que consiste o se traduce en que las pruebas una vez que han sido aportadas al proceso, los efectos de sus resultados no son exclusivos de la parte que las produjo, sino que pertenecen al proceso, por lo cual las pruebas judiciales promovidas por una de las partes, perfectamente pueden beneficiar a su contrario, interpretándose así, que dicho principio no constituye un medio o fuente de prueba judicial especifico, ello por cuanto comporta en sí mismo una regla que establece que una vez evacuadas las pruebas, las resultas de las mismas pertenecen al proceso como un todo y deben ser valoradas por el Juez de manera holística sin importar que parte las haya promovido y a quien beneficie, quien aquí Juzga considera importante este criterio tantas veces debatido en las decisiones de nuestro máximo Tribunal Supremo de Justicia.
DE LA FALTA DE CUALIDAD ACTIVA DE LA EMPRESA CONVENTRY CHEMICALS LIMITED.
La recurrida ponderó la falta de cualidad activa de la parte actora CONVENTRY CHEMICALS LIMITED,para sostener aisladamente la reclamación de una indemnización de daños y perjuicios causados en la esfera particular de un tercero, como lo es la empresa LICENCIATARIA WILLIAMS PEARSON DE VENEZUELA C.A., de lo cual se observa:
En un sentido muy amplio, para que en un proceso se produzca una relación jurídica procesal válida no basta la interposición de la demanda, la presencia de las partes y la intervención del Juez, y para que éste sea válido y eficaz, deben estar presentes en él los denominados presupuestos procesales, unos de orden formal y otros de orden material o de fondo: Los presupuestos procesales de forma son: a) la demanda en forma, b) la capacidad procesal de las partes; y, c) la competencia del Juez; y los presupuestos procesales de fondo o materiales o también llamadas condiciones de la acción, son: a) la existencia del derecho que tutela la pretensión procesal, lo que otros denominan la voluntad de la ley; b) la legitimidad para obrar; c) el interés para obrar; y d) que la pretensión procesal no haya caducado, como sostienen algunos autores.
Los presupuestos procesales de forma y de fondo son requisitos ineludibles para que se genere una relación jurídica procesal válida y para que, por consiguiente, exista un proceso válido para resolverse sobre el fondo de lo pretendido y no dictar sentencias meramente inhibitorias. Entrando al tema de lo que es la legitimidad nos encontramos con que, tanto en la doctrina como en el derecho comparado, es considerada o denominada de forma distinta tal como legitimatio ad causam, legitimación en la causa, legitimación material, legitimación para accionar, cualidad para obrar, legitimación para pretender o resistir la pretensión.
El mismo concepto de legitimación va unido a la posibilidad de tener acción para pedir en juicio la actuación del derecho objetivo en un caso concreto sin tener que afirmar la titularidad de un derecho subjetivo, pues es esa posibilidad la que explica todos los supuestos de legitimación. En su origen el concepto de legitimación no nace para explicar los supuestos en que los titulares de una relación jurídica material se convierten en partes del proceso, sino que por medio de él se pretende dar sentido a aquellos otros supuestos en los que las leyes permiten que quien no es sujeto de una relación jurídica material se convierta en parte del proceso, bien pidiendo la actuación del derecho objetivo en un caso concreto, o bien pidiéndose frente a él esa actuación.
Sólo después se aspira a generalizar el concepto y acaba por aplicarse al supuesto normal de quiénes deben ser parte en un proceso determinado y concreto para que en éste pueda aplicarse el derecho objetivo, llegándose a dictar una sentencia que se pronuncie sobre el fondo del asunto.
Se comprende así que el punto de partida sea necesariamente el de distinguir entre la titularidad activa o pasiva de la relación jurídica material que se deduce en el proceso, la cual ha de regularse por normas de derecho material y que, junto con el contenido de la misma, es la cuestión de fondo que se plantea ante el órgano jurisdiccional y respecto de la que se pide un pronunciamiento con todos los efectos propios de la cosa juzgada; y la posición habilitante para formular la pretensión (legitimación activa) o para que contra él se formule (legitimación pasiva) en condiciones de ser examinada por el órgano jurisdiccional en cuanto al fondo, que está regulada por normas de naturaleza procesal.
En el sub iudice, la empresa CONVENTRY CHEMICALS LIMITED demandó daños y perjuicios causados a WILLIAM PEARSON DE VENEZUELA S.A., quien en definitiva fabrica, distribuye y le vende la marca creolina cuyo uso le fue atribuido a propósito del título de registro que sobre la marca ejerce, debiendo en consecuencia ambas empresas integrar un litis consorcio activo necesario a decir de la recurrida.
A tales efecto se citóal Maestro Luis Loreto quien indica que el litis consorcio se produce cuando una relación jurídica sustancial está integrada por varios sujetos, tanto activa como pasivamente, y en ciertos casos, la ley determina que la acción debe proponerse conjuntamente por todos los interesados activos o contra todos los interesados pasivos, siendo necesario advertir que, la falta de cualidad en los casos de litisconsorcio acarrea un detenido análisis de los términos subjetivos en que fue planteada la litis de tal manera que sea definida quiénes son las personas que deben integrar el litisconsorcio necesario, en el cual, como sugiere el Maestro Loreto, deberá hacerse un juicio de identidad lógica entre la persona que intenta o contra quien se intenta la acción, y aquella persona a quien por mera hipótesis o en sentido abstracto la Ley atribuye la facultad de estar en juicio, ya como actor o ya como demandado, para formular una pretensión mediante demanda, todo esto con el fin de garantizar una sentencia plenamente eficaz. (Loreto Luís. Ensayos Jurídicos. Editorial Jurídica Venezolana. 1987. Página 195).
En tal sentido, la legitimación debe ser entendida como un juicio puramente lógico de relación, limitadamente dirigido a establecer quiénes son las personas que deben estar en juicio como integrantes de la relación procesal, siendo que lo pretendido por la parte actora se circunscribe a los daños derivados de la supuesta infracción marcaria, cuyo uso tiene atribuido, resultando por tanto, que si tiene cualidad ad causam para intentar la presente demandade daños y perjuicios, toda vez que, de la revisión del petitorio del escrito libelar fehacientemente se observa, que los daños fueron reclamados para sí y no para un tercero como erradamente lo calificó la recurrida. Y ASÍ SE DECIDE.
DEL USO INDEBIDO Y LOS DAÑOS RECLAMADOS
Analizadas como han sido las pruebas aportadas por las partes, esta Juzgadora observa que conforme a la regla de distribución de la carga de la prueba, contemplada en los Artículos 506 del Código de Procedimiento Civil y 1.354 del Código Civil, las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho, en consecuencia, quien pretende algo ha de probar los hechos constitutivos de su pretensión y quien la contradice ha de probar los hechos modificativos, impeditivos o extintivos de aquella pretensión, estableciendo las citadas disposiciones legales lo siguiente:
Artículo 1354:“Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella debe por su parte probar el pago o el hecho que ha producido la extinción de su obligación.”
Artículo 506:“Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación…”
Ambas disposiciones establecen la regla de distribución de la carga de la prueba, de lo cual se concluye que nuestro Legislador acogió la antigua máxima romana incumbir probatio qui dicit, no qui negat, cuando prescribe que cada parte debe probar sus respectivas afirmaciones de hecho. En relación a la carga de la prueba, el procesalista RAFAEL DE PINA, en su obra Instituciones de Derecho Procesal Civil (México) citando a Ricci expresa: “(...) La carga de la prueba no puede depender de la circunstancia de negar o afirmar un hecho, sino de la obligación que se tiene de demostrar el fundamento de cuanto se pretende en juicio, dado que ninguna demanda ni excepción alguna puede prosperar en juicio si no se demuestra. El principio, por tanto, debe formularse de este modo: quien quiera que sienta como base de su demanda o excepción, la afirmación o la negación de un hecho, está obligado (interesado) a suministrar la prueba de la existencia o de la no existencia del hecho, toda vez que sin esta demostración la demanda o la excepción no resulta fundada y el juez no puede admitir demandas o excepciones infundadas".
Clásicamente, se ha hecho distinción entre dos manifestaciones de la carga de la prueba, a saber: a) Carga de la prueba en sentido material, según la cual el Juez debe dictar sentencia contraria a aquél que en el proceso no probó lo que debió, y b) carga de la prueba en sentido formal que contempla como precedente a esa solución o resolución, la determinación de qué hechos corresponde probar a cada parte, correspondiendo en consecuencia al actor probar los hechos constitutivos de su pretensión, o lo que es lo mismo, los hechos que forman parte del supuesto de hecho típico en que fundamenta su pretensión, y el demandado, por su parte, ha de probar los hechos impeditivos, extintivos y excluyentes.
En virtud de lo expuesto, debe esta juzgadora resaltar la promoción del Principio de Exhaustividad, que la ley adjetiva impone al juez o jueza la obligación de valorar los medios probatorios practicados de acuerdo con la ley e incorporados al proceso de acuerdo con ella y apreciarlos. Por ello, el principio en referencia dispone que el juez tenga, inexorablemente, la obligación de analizar y juzgar todas las pruebas producidas, no hay exclusión ni de aquellas que no aporten elementos de convicción, porque tendrá que razonar por qué las desecha, lo que significa que su análisis debe ser motivado conforme a derecho.
En este sentido, el Juez tiene la obligación de asumir, apreciar, interpretar y valorar las pruebas con fundamento impretermitible en los principios que rigen el derecho probatorio, entre ellos, la “Comunidad de la Prueba” y “Exhaustividad”, esto se traduce en la prohibición que tiene el Juez de apartarse de tales principios, aun cuando no hayan sido, tan siquiera, mencionados por las partes. Y ASI SE DEJA ESTABLECIDO.
En el sub iudice, la única circunstancia acreditada por el actor se circunscribió únicamente a demostrar la titularidad de la marca creolina mediante certificado de registro F-42.134 del 21 de agosto de 1962, inscrito ante el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI), siendo necesario revisar lo referente a la acción ejercida en lo atinente al uso indebido de la marca y los danos y perjuicios ocasionados con ocasión de la utilización del nombre patentado CREOLINA, durante el tiempo previsto en autos y revisable de acuerdo a las actas de este juicio. Siendo así el pedimento de la parte actora es necesario dejar muy claro los hechos que configuran el uso indebido de la marca y la forma en que se llevó a cabo su realización. Ello a juicio de esta Juzgadora está acreditada y probada en los autos con los siguientes elementos probatorios que a continuación se detallan:
La existencia y derecho sobre la marca CREOLINA, consta en la documental que a continuación se señala:
Copia Certificada del Registro F-42.134 del 21 de agosto de 1962 (anteriormente a nombre de Williams Pearson de Venezuela C.A) correspondiente a la marca Creolina, inscrita ante el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI). Por cuanto dicha documental no fue impugnada por la parte a quien le fue opuesta, se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, quedando demostrada la propiedad de la marca creolina por parte deCONVENTRY CHEMICALS LIMITED. ASI SE DECIDE.
El uso indebido de la marca CREOLINA, queda demostrado a juicio de esta Juzgadora con la inspección judicial practicada por el Tribunal de la causa, la cual ya fue valorada por esta Alzada, donde quedo evidenciada la conducta anti jurídica del demandado al inscribir en su producto denominado “Vensolina” la marca “Creolina, siendo menester precisar que, tanto el titular de una marca como el titular de una patente de invención gozan de un derecho de exclusividad sobre el signo o la invención, estando facultados a impedir su uso a terceros sin su autorización. Por lo tanto, el primero sufre un perjuicio por el simple hecho de que un tercero utilice una marca idéntica o similar o el invento patentado sin su consentimiento.
Ese uso indebido constituye de por sí el perjuicio mismo, ya que la lesiónjurídica fundamental consiste en el ejercicio indebido de un derecho que perteneceen forma exclusiva a su titular, quien es el legítimo interesado en determinar laoportunidad y el modo en que utilizará su marca o su invento patentado como delas autorizaciones de uso a conferir a terceros.
Dentro de los daños que puede sufrir el propietario de una marca o de unapatente en el caso de infracción a su derecho, encontramos las pérdidas económicasderivadas de la cantidad de productos de los que se haprivado comercializar, como resultado directo del uso ilegal realizado por elinfractor.El titular de la marca o de la patente ha perdido un ingreso de dinero, hadejado de vender su producto,beneficiándose el usurpador en forma ilegítimatodo lo cual evidentemente produjo un daño material en la esfera jurídica del actor, sobre lo cual la autora Encarna Roca, en su obra Derecho de Daños (1998) señaló:
“…Si no es posible la reparación del perjuicio causado, el dañado tiene derecho a obtener el equivalente pecuniario, calculado de acuerdo con los parámetros aludidos al tratar la valoración del daño. Esta es la indemnización propiamente dicha y es posible utilizarla siempre y para reparar cualquier tipo de intereses lesionados… En la demanda deben aportarse las pruebas de que los requisitos que la jurisprudencia exige para que nazca la obligación de indemnizar concurren en el caso. Concretamente, que existió una acción u omisión dañosa o culposa, que se produjo la lesión y que el daño se debió a la conducta del agente… Todos los otros requisitos para que nazca la obligación de reparar, es decir, la propia existencia del daño y su cuantía y la relación de causalidad, deben ser probados por el demandante”
Por tal motivo, como quiera que quedo evidenciado en autos el uso indebido de la marca creolina y como consecuencia de ello los daños reclamados por el actor, debe quien decide declarar con lugar el recurso de apelación ejercido por la representación judicial de la parte demandante, contra la sentencia dictada el 08 de diciembre de 2011, por el Juzgado Segundode Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, la cual será modificada bajo las consideraciones expuestas en este fallo, tal como se declarara de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo de este fallo. Y ASÍ SE DECIDE.
Capítulo VI
DECISIÓN
Por las razones que anteceden, este Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
Primero: CON LUGAR el recurso procesal de apelación ejercido por el Abogado JOSÉ FERMIN, en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil CONVENTRY CHEMICALS LIMITED, contra la sentencia dictada en fecha 08 de diciembre de 2011, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda,la cual se MODIFICA en base a los siguientes particulares:
Segundo: SIN LUGAR la impugnación de la cuantía efectuada por la representación judicial de la parte demandadaALFONSO RUIZ AMIGO C.A.,
Tercero: SIN LUGAR la solicitud de “dejar sin efecto” la decisión del Tribunal que consideró como no presentado el escrito de promoción de pruebas de la parte actora.
Cuarto: CON LUGAR el alegato relativo a la falta de cualidad activa de la empresa CONVENTRY CHEMICALS LIMITED para sostener aisladamente el presente juicio únicamente en lo que respecta al pago de una indemnización de daños y perjuicios causados en la esfera particular de un tercero, como lo es la empresa Licenciataria WILLIAMS PEARSON DE VENEZUELA C.A.
Quinto: LA PROPIEDAD de la marca Creolina corresponde y pertenece exclusivamente a la empresa CONVENTRY CHEMICALS LIMITED, según Certificado de Registro F-42.134 del 21 de agosto de 1962, inscrita ante el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI).
Sexto: CON LUGAR la pretensión relacionada con el USO INDEBIDO de la marca CREOLINA, por parte deALFONSO RUIZ AMIGO C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Séptimo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, anotado bajo el N° 13, Tomo 246-A VII.
Séptimo: CON LUGAR la demanda de daños y perjuicios intentada por la empresa CONVENTRY CHEMICALS LIMITED, contra la empresa ALFONSO RUIZ AMIGO C.A., ambas identificadas, y en consecuencia, SE CONDENA a la parte demandada a pagar la suma de TRES MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 3.000.000,oo), cuyo monto se ordena indexar mediante una experticia complementaria del fallo, que deberá ser practicada desde el momento en que se introdujo la demanda 08 de junio de 2010, hasta que quede firme la presente decisión.
Octavo: Dada la naturaleza de la presente decisión donde no se verifico un vencimiento total, no hay expresa condenatoria en costas.
Noveno: Por cuanto la presente decisión se dicta fuera de los lapsos de Ley, notifíquese a las partes conforme a lo preceptuado en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en Los Teques, a los veintitrés (23) días del mes de SEPTIEMBRE de dos mil trece (2013). Años 203° de la Independencia y 154° de la Federación.
LA JUEZA SUPERIOR
DRA. YOLANDA DEL CARMEN DÍAZ
EL SECRETARIO
RAUL COLOMBANI
En la misma fecha se publicó y registró la presente decisión, siendo las tres y veinte minutos de la tarde (03:20 a.m.).
EL SECRETARIO
RAUL COLOMBANI
YD/rc
Exp. No. 12-7841
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